【案例赏析】发明新型同日申请，发明授权前必须放弃实用新型吗？

我国《专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

发明新型同日申请，发明授权前，必须先放弃实用新型吗？

在实践中，存在申请人同日申请的发明和实用新型专利最终需要放弃其中一件专利的矛盾，这其实是可以化解的。申请人同日提交的两份申请的技术方案全部或者部分相同，若实用新型符合授权条件，则首先被授予专利权。而发明专利在实质审查过程中常对权利要求进行修改，导致发明专利的保护范围发生了变化。此时发明被授权，可能不存在重复授权的问题。当然，如果发明在实质审查的过程中未对技术方案进行实质性修改，即发明的保护范围与实用新型的保护范围相同，就需要对发明专利的权利要求作修改，以避免重复授权。

看不懂？举个真实的案例你就明白了。

【案例背景】

目前，在大型的挖掘设备或者在大型的吊装设备上，例如挖掘机等，经常用到线缆。在挖掘机机身的转动过程中，线缆也会随之转动，而且线缆需要伴随着挖掘机机身的转动进行卷收或者释放。由于大型设备的机身相对于底盘旋转，或者机械臂相对于底盘旋转，而且线缆的长度较长，容易缠绕到挖掘设备机身上或者相互缠绕，影响收放效果和线缆的使用寿命。此外，即使设置有线缆收放装置，也常存在线缆的收放过程不灵活，收放的阻力较大等问题。传统的线缆收放设备存在明显的不足和缺陷，亟待进一步改进。

【案例详情】

北京一家公司致力于城市轨道交通、城市地下空间及市政工程领域的施工设备研发、制造及销售。该公司发明了一种线缆收放装置以及挖掘设备，用以解决传统技术存在的问题。

2016年12月6日，该公司通过知呱呱同日提交了名称为“一种线缆支撑装置及挖掘设备”的发明和实用新型专利申请。

2017年1月10日，国知局下发《发明专利申请初步审查合格通知书》。

2017年2月22日，该发明专利申请在33卷08期专利公报上予以公布。

2017年3月1日，国知局下发《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》。

2017年6月14日，国知局下发《授予实用新型专利权通知书》。

2017年9月4日，国知局下发该发明专利申请《第一次审查意见通知书》。通知书指出，本发明的同一申请人已经获得了实用新型授权。本发明与实用新型属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定。申请人可以选择以下三种方式之一克服该缺陷：一是修改本申请的权利要求，使其与已授权实用新型的权利要求不属于同样的发明创造，且不超出原始申请文件的范围；二是放弃已授权的实用新型专利（需要提交具有全体专利权人和专利代理机构签章的放弃声明）；三是撤回本申请。

【解决方案】

该公司负责人与知呱呱资深专利代理人详细沟通后，结合公司的实际情况，考虑申报高新需要拥有一定的专利数量，于是决定采取第一种办法，即修改发明专利申请的权利要求，不放弃已被授权的实用新型专利。通过修改，使得发明专利所保护的技术方案与同日递交的实用新型的技术方案存在区别。

经过知呱呱专利代理人对该发明专利申请文件的权利要求书进行修改，2018年1月15日，国知局下发《授予发明专利权通知书》。

【案例评析】

总体看来，这家企业申请专利还是比较顺利的，因为发明专利通常需要一两年甚至更长时间获得授权，而这家企业仅用13个月就获得发明专利授权。本案也充分说明高质量的专利申请文件可以减少审查员下发审查意见通知书的次数，节省案件往返修改提交审查的时间，从而争取早日获得授权。 

从上述案例可以看出，发明新型同日申请，实用新型仅需半年左右就能获得授权，比发明提前半年拿到了专利证书。按照国知局相关规定修改发明的权利要求书，同日申请的发明专利同样可以获得授权，这样既保护了企业的技术方案，又可以增加企业的专利数量。

发明新型同日申请有哪些好处？

1．实用新型审查程序简单，易授权

根据我国专利法，授予专利权的发明和实用新型，都应当具备新颖性、创造性和实用性。但实用新型的专利申请审查程序比发明专利审查程序简单，即实用新型只进行初步审查，发明专利除了初步审查之外，还需要进行实质审查。并且在创造性审查过程中，发明专利比实用新型专利更为严格，对创造性要求更高，所以实用新型专利比发明专利更容易授权。

2．实用新型先拿到专利证书，利于企业维权

发明和实用新型的审查周期差别很大，实用新型一般需要6~8个月，而发明专利在审查顺利的情况下，也需要一年时间左右才能拿到专利证书。因为发明专利涉及的技术领域更广，而不同技术领域的审查周期差别较大，有的技术领域审查可能需要2-3年，甚至更久。采用发明新型同日申请形式，则可以先拿到实用新型专利证书，有利于企业及时维权。

3．多一份证书，多一份荣誉

专利数量在一定程度上反应企业的技术实力，对融资上市、申报高新、申报奖项等都有重大作用，同时也能提升企业品牌影响力。

4．申领国家资助多，减轻企业负担

目前，全国各地都鼓励技术创新，对企业和个人申请专利进行资助奖励。同时申请发明和实用新型，在申请阶段就能拿到资助奖励，当实用新型授权后，还有一笔实用新型授权的资助可以申领，减轻企业负担。等发明专利获得授权后，又可以获得发明专利的资助奖励，而且这笔资助往往比实用新型更为丰厚，更能减轻企业负担。

综上，发明和实用新型同日申请，实用新型授权后，申请人可以通过声明放弃实用新型专利权的方式获得发明专利授权，以实现发明专利对发明创造的接续保护，进而延长专利权的保护期限。此外，申请人还可以根据自身需要，选择修改发明专利申请的权利要求书的方式来获得发明和实用新型两项专利。